名山电力有限责任公司诉威格尔国际合作发展公司等专利实施许可合同纠纷案

名山电力有限责任公司诉威格尔国际合作发展公司

等专利实施许可合同纠纷案

原告（反诉被告）：四川名山电力有限责任公司。住所地：四川省名山县蒙阳镇。

法定代表人：胡晓华，该公司董事长。

委托代理人：赵健，四川名山电力有限责任公司职员。

委托代理人：程长龙，四川雅安长龙律师事务所律师。

被告：北京威格尔国际合作发展公司。住所地：北京市金融大街。

法定代表人：任晓平，该公司董事长兼总经理。

被告（反诉原告）：北京市丽坤化工厂。住所地：北京市房山区琉璃河镇。

法定代表人：周鼎力，该厂厂长。

委托代理人：邢延军，北京市丽坤化工厂副厂长。

委托代理人：刘安颖，四川综合律师事务所律师。

被告（反诉原告）：周鼎力，男，42岁，湖南省常德市人，现在北京市丽坤化工厂居住。

委托代理人：刘安颖、蒋旭，四川综合律师事务所律师。

原告四川名山电力有限责任公司（以下简称名山公司）因与被告北京威格尔国际合作发展公司（以下简称威格尔公司）、北京市丽坤化工厂（以下简称丽坤厂）、周鼎力发生专利实施许可合同纠纷，向四川省雅安地区中级人民法院提起诉讼，丽坤厂、周鼎力同时提起反诉。

原告名山公司诉称：被告威格尔公司与被告丽坤厂合谋制造假象骗取原告的信任，然后威格尔公司以自己的名义与原告签订了一份《专利实施许可合同》，约定向原告转让被告周鼎力的“利用废塑料生产汽油和柴油”专利技术，并提供年产汽油、柴油3000吨的专利技术设备一套，保证该设备的汽油、柴油转化率不低于70%，油质量达到国家标准；为此，原告需向威格尔公司支付技术转让和设备费用223万元。现在，原告依约支付了第一、二期款200万元，并在被告方技术人员指导下将被告交付的设备安装起来。但几次试产，该设备都无法达到合同约定的目标，并存在事故隐患。被告也承认其提供的设备有缺陷，却对原告多次电话协商不予正面答复。请求判令3被告违约，连带赔偿因违约给原告造成的经济损失4989732.63元，并支付本案诉讼费和原告因诉讼开支的一切费用。

被告威格尔公司辩称：本公司只是专利权人的代理人，代理专利实施许可。本公司是以代理人的身份与原告签订《专利实施许可合同》，不应当成为本案被告，更不应当在本案中承担违约责任。法院应当依法撤销原告对本公司提起的诉讼，解除对本公司采取的强制措施，解冻本公司被查封的账户。

被告丽坤厂、周鼎力答辩并反诉称：原告使用被告转让的专利技术和提供的设备，已经生产出70多吨合格的汽油柴油并销售完毕。这个事实证明被告的专利技术成熟可靠，专利设备达到了合同约定的验收标准。原告所诉“设备无法达到合同约定的目标”，违背了客观事实。现在也可以在法院的监督下，重新对该设备进行生产考核，以明辨是非。被告为了降低和改善工人劳动强度，进一步提高设备的技术含量，才以签订《补充协议》的形式，同意在原告的设备上实施新的原料粉碎、筛筒机除尘、空气送料等技术项目。在上这些项目时，由于原告决策失误，发生了生产规模大，原料吃不饱，致使原料和生产成本高，生产越多亏损越多的问题。事实证明，原告遇到的困难完全是其瞎指挥造成的，与被告转让的专利技术和提供的设备无关。原告想通过诉讼来转嫁自己现在遭受的损失，法院应当驳回原告的诉讼请求。反诉请求判令原告给付尚欠的技术转让及设备款23万元，给付其承诺的技术更新费10万元，给付违约金20万元，赔偿因申请财产保全错误给反诉人造成的损失。

名山公司针对反诉答辩称：尚欠的技术转让及设备款，给付的前提是设备必须能正常生产。如能正常生产30天以上，才涉及到我方违约的问题。事实是，该设备一直不能正常生产，因此谈不上给付剩余设备款和违约金。至于我方承诺的10万元技术更新费，反诉原告应当举出已经进行过这项技术更新工作的证据，才可以主张权利。

雅安地区中级人民法院经审理查明：

1997年7月，被告威格尔公司向四川省名山县招商局发出一份名称为“利用废塑料生产汽油柴油”的《“九五”国家级科技成果重点推广计划项目可行性研究报告》（以下简称《可行性报告》）。该报告由威格尔公司和被告丽坤厂署名，其中内容有：“北京市丽坤化工厂是威格尔公司与专利权人周鼎力先生共同投资建设的废旧塑料生产汽油柴油的研究中试基地。”名山县招商局将《可行性报告》转送给原告名山公司，名山公司据此与威格尔公司进行联系，并考察了利用废塑料生产汽油柴油的相关情况。威格尔公司、丽坤厂和被告周鼎力均接待了名山公司的考察人员。

8月5日，被告威格尔公司向原告名山公司出示了一份由被告丽坤厂作为委托人加盖公章，被告周鼎力作为丽坤厂法定代表人签名，内容为“周鼎力先生（身份证号：43241580612001）是利用废塑料生产汽油柴油专利技术（专利号 ZL94213266.1）的专利权人。专利权人全权委托威格尔公司负责该专利技术对外洽谈，签订该专利技术的实施许可合同”的《授权委托书》。根据《授权委托书》，威格尔公司作为合同甲方，与作为合同乙方的名山公司签订了《专利实施许可合同》，约定：甲方代表专利权人，许可乙方在约定的期限、地区以甲方提供的年产3000吨汽油、柴油的设备，实施利用废塑料生产汽油、柴油的专利技术，专利技术实施许可费和成套专利设备费共计223万元。设备的验收标准和方法：1、利用废塑料生产汽油、柴油的转化率不应低于70%；2、生产出的油品，质量应达到国家标准。甲方负责为乙方投保专利技术转让信用保险，在设备连续生产3个月还达不到设计指标时无偿补充设备，否则负责按与总造价的相应比例给乙方支付赔偿金。乙方负责保守技术秘密；在连续正式生产30日后负责考核验收；在甲方投保当日负责给付第一笔款项156万元，成套设备制造完毕并共同办理托运后给付第二笔款项44万元，在正常生产且产品合格之日起8日内付清余款。乙方如逾期付款，应承担逾期金额每日0.5%的赔偿金。同日，名山公司的法定代表人胡晓华还写了一份承诺书，内容为：如转让方向我方提供的粉碎风干设备经使用效果良好，我方同意补给专利权人10万元，此款在设备正常投产3个月后一次性付清。

合同签订后，被告威格尔公司于8月5日交纳保险费，投保了专利技术转让信用险，原告名山公司是被保险人。之后，威格尔公司向名山公司发运了由被告丽坤厂设计制造的设备。名山公司先后给威格尔公司的账户汇技术及设备款200万元，运费3万元；并在丽坤厂技术人员的指导下对设备进行了安装，按要求修建了库房、生产车间，购置了其他配套设施。1998年4月23日，双方对安装的全套设备进行了验收，丽坤厂技术人员签字认可安装合格。

1998年5月5日至6月25日，在被告丽坤厂技术人员指导下，原告名山公司轮流对1、2、3号炉各点火两次进行试生产，均因设备故障而停机。7月2日3号炉再次点火，生产至7月9日，因原料问题而停机。此后，名山公司多次联系并派人到京，才于8月12日与被告威格尔公司（甲方）签订了一份《补充协议》。约定：甲方在1998年8月30日前派员对现有的3台挤塑机进行调试或修理（必要时予以更换），使其达到设备配套运行和生产能力的要求；鉴于现有的原料粉碎、过筛、输送设备不配套，甲方保证向乙方提供粉碎机等8台设备，使全套设备达到原合同中的要求，11月12日以前完成上述工作，以后的3个月内完成验收工作。

《补充协议》签订后，被告丽坤厂给原告名山公司补充了设备并派人重新调试，名山公司也于11月5日完成了补充设备的安装工作。12月26日试生产，又因设备故障，丽坤厂的技术负责人苏斌于29日提出停机。1999年3月6日开机试产，至3月18日停止生产。此次试机的意见是：该套设备不能安全、稳定、正常、连续生产，生产能力与合同约定的年产汽油、柴油3000吨的标准相差甚远，出油率达不到70%，试机验收不合格。丽坤厂的技术负责人在此意见上签字认可。4月16日再次试机至23日上午，2号反应釜内层出现泄漏引发火灾，部分设备被烧坏不能继续使用。此后该设备再未开机，双方验收的工作没有进行。

自1998年5月5日试机至1999年4月23日完全停机，原告名山公司从该套设备陆续收集了成品汽油23.36吨、柴油20.014吨，按市价合计共值96522.80元。1998年6月3日，名山公司将该套设备生产的汽油、柴油送检，四川省技术监督局石油产品质量监督检验一站检验认为是合格产品。同年6月25日，名山公司与被告丽坤厂的技术人员共同对该设备的液位进行测试，认为出油率是69.1%。

另查明：1995年1月8日，中国专利局授予被告周鼎力第189741号实用新型专利证书，专利名称为“一种用废塑料生产汽油柴油的设备”。

被告丽坤厂是由北京市琉璃河中兴事业开展公司拨款兴办的企业，被告周鼎力于1993年5月25日应聘为该厂厂长。

上述事实，有《九五国家级科技成果推广计划项目可行性报告》、《专利实施许可合同》、《补充协议》、技术转让信用保险单、石油产品质量检验报告、委托书、实用新型专利证书、试机运行记录、付款凭证、工商注册登记和验资报告、庭审笔录、当事人陈述等为证。原告名山公司当庭列举请求赔偿的项目包括：已经付给被告威格尔公司的203万元，为设备安装和配套支出的903491.67元，为基建支出的984011.47元，为开机试产支出的111541.39元，在其他方面支出的373388.84元，总计支出4402433.37元。对名山公司列举的上述开支，除付给威格尔公司的203万元外，被告丽坤厂、周鼎力不认可其他项目，但未举出相应的证据证实自己的主张。

雅安地区中级人民法院认为：被告威格尔公司、周鼎力从未给被告丽坤厂投资，而在向原告名山公司发送的《可行性报告》中，威格尔公司和丽坤厂却称：“北京市丽坤化工厂是威格尔公司与专利权人周鼎力先生共同投资建设的废旧塑料生产汽油柴油的研究中试基地”，与事实严重不符。另外，丽坤厂在给威格尔公司出具的委托书中称：“周鼎力先生是‘利用废塑料生产汽油柴油’专利技术项目的专利权人”，而事实上中国专利局授予周鼎力的实用新型专利，其名称为“一种用废塑料生产汽油柴油的设备”。委托书还称，“专利权人全权委托威格尔公司负责该专利技术对外洽谈，签订该专利技术的实施许可合同”，落款处的委托人却是丽坤厂，真正的专利权人周鼎力只以丽坤厂法定代表人的身份在委托书上签名。威格尔公司、丽坤厂、周鼎力的这些错误和含糊表述，致使名山公司对他们的情况产生错误认识后签订了《专利实施许可合同》。威格尔公司、丽坤厂、周鼎力违背了诚实信用原则，是以欺诈手段骗取名山公司与之签订合同，从而给名山公司造成重大经济损失，故双方签订的《专利实施许可合同》和《补充协议》无效，无效的责任应由威格尔公司、丽坤厂和周鼎力承担。威格尔公司、丽坤厂、周鼎力应返还名山公司已付的设备、技术款和运费，并赔偿名山公司遭受的经济损失。由于自身过错造成合同无效，丽坤厂、周鼎力反诉请求名山公司支付合同尾款与违约金，请求无理，不予支持。据此，雅安地区中级人民法院判决：

一、原告名山公司与被告威格尔公司、周鼎力签订的《专利实施许可合同》及《补充协议》，为无效合同；

二、原告名山公司已经支付的设备、技术和运费203万元，由被告威格尔公司、丽坤厂、周鼎力负责返还；

三、被告威格尔公司、丽坤厂、周鼎力共同给原告名山公司赔偿直接经济损失2372433.37元；

四、被告威格尔公司、丽坤厂、周鼎力已交付给原告名山公司的设备，由其自行拆除；名山公司收到的涉及该项目的全部资料，应在设备拆除之日退还给威格尔公司、丽坤厂、周鼎力；

五、驳回被告丽坤厂、周鼎力的反诉请求。

宣判后，被告威格尔公司、丽坤厂及周鼎力均不服一审判决，向四川省高级人民法院提起上诉。

威格尔公司的主要上诉理由是：1、本公司并未向被上诉人名山公司隐瞒专利名称的真实情况。2、威格尔公司作为甲方。代表专利权人签订《专利实施许可合同》及《补充协议》，是受权利人授权所为，是以被代理人名义实施技术转让的民事法律行为。该代理行为合法有效，不应对在专利技术实施过程中发生的一切法律后果承担责任。请求撤销一审判决，维护本公司合法权益。

丽坤厂、周鼎力的主要上诉理由是：1、我们从未向任何单位提供或出示过《可行性报告》，且该《可行性报告》在一审并未调查质证。因此，一审将《可行性报告》作为定案的主要依据，是错误的；2、在与被上诉人名山公司签订《专利实施许可合同》时没有违背诚实信用的原则，不存在欺诈行为。《专利实施许可合同》和《补充协议》是合法有效的合同，一审认定无效是错误的；3、本案的合同已经投保了专利技术转让信用险，名山公司即使因合同的履行遭受了损失，也应当向保险公司索赔，不能要求上诉人承担赔偿责任。请求撤销一审判决，支持上诉人在一审提出的反诉请求。

被上诉人名山公司答辩称：1、《可行性报告》证实，上诉人威格尔公司与丽坤厂之间不是一个简单的代理关系，而是一个利益共同体。威格尔公司无代理签订专利实施许可合同的资格。2、上诉人周鼎力的专利，实际只具有实验室意义，其提供的技术及设备不能达到合同中的约定，应当承担法律责任；3、合同虽然要求向保险公司投保，也约定了当设备的生产能力未达到设计指标时，甲方应支付乙方总造价相应比例的赔偿金。据此，被上诉人既可以向保险公司索赔，也可以要求上诉人赔偿。二审应当驳回上诉，维持原判。

四川省高级人民法院经审理，除认定了一审查明的事实外，还查明：

上诉人周鼎力与上诉人威格尔公司于1997年8月5日签订的《授权委托书》中，已经写明委托人是专利权人周鼎力，委托事项为“专利权人全权委托威格尔公司负责该专利技术对外洽谈、签订该专利技术的实施许可合同”。

本案所涉《专利实施许可合同》的首页，在上诉人甲方威格尔公司的名称后，注明了该公司的身份为“许可方全权代理人”；合同中有威格尔公司作为许可方的全权代理人，代表专利权人许可实施专利技术的内容；合同中注明了专利号，该专利号与上诉人周鼎力所持专利证书上的专利号一致；合同第12条特别载明，“甲方附专利权人授权书”；合同上还有专利权人周鼎力的签字。1998年8月12日的《补充协议》上，也有专利权人周鼎力的签字。

被上诉人名山公司到上诉人丽坤厂实地考察时，已经知悉上诉人周鼎力具有丽坤厂法定代表人和专利权人的双重身份。

还查明，被上诉人名山公司为专利设备和配套设备支付的汽车运费、安装费等共计88545元，购买与专利设备有关的配套设备等支出254646.2元。

二审期间，上诉人周鼎力要求对专利设备试机，双方达成待周鼎力在江西安装的同样一套专利设备试机成功后，再决定本案设备是否试机的协议，法院据此裁定中止本案审理。恢复审理后，周鼎力虽声称江西试机已经成功，但不能提交证据。名山公司对江西试机成功一事表示怀疑，周鼎力也不能接受名山公司提出的试机条件，因而不能试机。

四川省高级人民法院认为：

由上诉人威格尔公司、丽坤厂署名的《可行性报告》中，将丽坤厂称作由威格尔公司和上诉人周鼎力共同投资建设的废旧塑料生产汽油柴油的中试基地，这与事实不符。但该报告不是由3名上诉人直接交给被上诉人名山公司的，也没有成为《专利实施许可合同》和《补充协议》的附件，依照合同法第三百二十四条的规定，《可行性报告》的存在不影响合同与协议的效力。在周鼎力与威格尔公司签订的《授权委托书》和本案的《专利实施许可合同》中，都把专利名称写为“利用废塑料生产汽油和柴油专利设备”，与专利证书上的专利名称不符。但是，《专利实施许可合同》中注明了专利号；签订该合同前，周鼎力和威格尔公司向名山公司出示了专利证书原件，交付了专利证书复印件；《专利实施许可合同》上的专利号与专利证书上的专利号一致；名山公司到丽坤厂实地考察时，也知悉周鼎力具有丽坤厂法定代表人和专利权人的双重身份。因此，名山公司以上述事实认为3名上诉人违背了诚实信用原则，实施了欺诈行为，理由不能成立。

上诉人周鼎力与上诉人威格尔公司于1997年8月5日签订的《授权委托书》，虽然存在着上诉人丽坤厂在委托人落款处盖章，周鼎力是以丽坤厂法定代表人的身份署名，委托人的署名与专利权人不一致的问题，但该委托书中已经写明委托人为专利权人周鼎力，委托事项是“专利权人全权委托威格尔公司负责该专利技术对外洽谈、签订该专利技术的实施许可合同”。因此，该委托书中的授权行为是权利人周鼎力的真实意思表示，是有效的。

在本案的《专利实施许可合同》、《补充协议》上，虽然存在着上诉人威格尔公司以自己的名义直接与被上诉人名山公司签订合同的问题，但合同的首页上已经注明，威格尔公司的身份是“许可方全权代理人”，合同第12条载明“甲方附专利权人授权书”，合同和《补充协议》上还有专利权人周鼎力的签字。《授权委托书》、《专利实施许可合同》和《补充协议》均明示威格尔公司是专利权人周鼎力的全权代理人，周鼎力与威格尔公司之间的委托代理关系是明确的。威格尔公司在签订合同前接待被上诉人名山公司在北京参观考察、签订合同、代交保险费等，是其履行代理义务的行为。对周鼎力与威格尔公司之间的委托代理关系，名山公司是清楚的。依照《中华人民共和国合同法》第四百零二条关于“受托人以自己的名义，在委托人的授权范围内与第三人订立的合同，第三人在订立合同时知道受托人与委托人之间的代理关系的，该合同直接约束委托人和第三人”的规定，本案的《专利实施许可合同》和《补充协议》合法有效，合同责任应当由周鼎力承担。威格尔公司关于其不应因代理而承担连带责任的上诉理由，周鼎力和丽坤厂关于《专利实施许可合同》和《补充协议》合法有效的上诉理由成立，应当支持。名山公司关于威格尔公司与丽坤厂之间并非代理关系的答辩理由，没有事实根据，不予支持。但是，威格尔公司对外发送内容不实的《可行性报告》，与酿成本案纠纷有一定关系，也应当承担一定责任。

本案《专利实施许可合同》签订后，被上诉人名山公司按约履行了自己的义务，上诉人周鼎力也按约向名山公司交付了专利设备、相关的技术情报、资料，并完成设备的安装、调试。试车后，该套专利设备生产出汽油、柴油40余吨。经检测，转化率略低于合同约定的70%，油品符合国家质量标准。然而，该套设备在运行中多次发生故障并引发火灾，一直没有达到合同约定的连续、安全生产的标准。虽经多次调试、整改，仍不能正常运行。周鼎力不能在名山公司提出的期限内再试机，根据该设备现在的实际情况，双方已无继续合作的可能性。依照合同法第九十四条第（四）项的规定，本案合同应当解除。依照合同法第一百零七条的规定，周鼎力履行合同义务不符合约定，应当承担违约责任，除应当返还名山公司为履行合同支付的款项外，还应当赔偿因设备在期限内不能连续、安全生产给名山公司造成的直接经济损失。丽坤厂参与了缔约的全过程，自愿承担合同项下的一切法律责任，且不仅分享了设备及技术费，也承担了设备制造、现场安装和指导的责任，故该厂应与周鼎力共同承担责任。

合同法第九十七条规定：“合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。”被上诉人名山公司为履行合同，购置了必要的配置设备。合同不能继续履行，这些配套设备就成为名山公司的直接损失。名山公司应将配套设备交付给上诉人周鼎力、丽坤厂，周鼎力、丽坤厂应支付配套设备的相应价款。名山公司主张赔偿的“基建费用”，用于修建了车间、库房。车间、库房是不动产，且在不拆除的情况下能改为他用，仍然可以成为名山公司的资产，故不能算作该公司的损失。名山公司主张赔偿的“其他费用”中，主要用于支付水、电、差旅、接待、临时工工资等费用，这是公司经营中的常例支出，与设备不能正常、安全运行无直接关系，不属本案的直接经济损失。名山公司既然要引进技术和设备，就应当为试产投入资金。通过试产，名山公司得到了生产出的一定数量合格油品，说明试产费用物有所值。试产是名山公司在合同中提出的要求，该公司将试产费用列入请求赔偿的范围，因此项费用与设备不能正常、安全运行没有直接的关系，故不能准予。名山公司主张的赔偿范围部分成立，予以支持。

由上诉人威格尔公司为本案合同投保专利技术转让信用险，是《专利实施许可合同》中约定的一个生效条件。合同中没有约定被上诉人名山公司一旦从保险公司获得理赔，上诉人周鼎力、丽坤厂就不再对名山公司承担责任，反而约定了当专利设备不能正常、连续、安全运行时，周鼎力和丽坤厂负有向名山公司返还设备、技术款的责任。名山公司现在主张由周鼎力、丽坤厂承担赔偿责任，符合合同的约定。周鼎力、丽坤厂提出的名山公司应当向保险公司索赔的上诉理由，不能成立。

综上，一审认定的事实基本清楚，但认定《专利实施许可合同》和《补充协议》无效，是适用法律不当，应当纠正。据此，四川省高级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款的规定，于2001年3月20日判决：

一、维持一审民事判决第五项；

二、撤销一审民事判决第一、二、三、四项；

三、解除被上诉人名山公司与上诉人周鼎力、丽坤厂签订的《专利实施许可合同》和《补充协议》；

四、由上诉人周鼎力、丽坤厂给被上诉人名山公司返还已经收取的专利设备及技术费200万元，运输、发运及安装费118545元；

五、由上诉人周鼎力、丽坤厂给被上诉人名山公司支付配套设备费254646.20元，并由名山公司按判决书后附的清单向周鼎力、丽坤厂交付配套设备；

六、上诉人周鼎力、丽坤厂自行拆除放置在被上诉人名山公司处的专利设备，以及名山公司应当交付给周鼎力、丽坤厂的配套设备；名山公司在设备拆除之日，将其收到的涉及专利项目的全部资料退还给周鼎力、丽坤厂。

一审、二审诉讼费各4.9万元，共计9.8万元，由上诉人威格尔公司负担9800元，被上诉人名山公司负担9800元，上诉人周鼎力、丽坤厂共同负担78400元。